Procuradoria-Geral Regional

de Lisboa

Apelação autuada nesta Relação sob o n.° 98/17.2yhlsb.ll aos 5/2/2018
Sumário da responsabilidade do Relator:
I- Na apreciação global das marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo), e nas mistas a fim de apreciar a possibilidade de erro ou confusão de marcas pelo consumidor (art.° 245/1/c do CPI) deve-se privilegiar sempre o elemento dominante; por outro lado, quanto maior for a notoriedade da marca, maior o risco de confusão com uma marca posterior;
II- Na ausência de uma enumeração legal a construção da doutrina e da jurisprudência ao longo do tempo têm vindo a afirmar que o juízo comparativo deve ser objectivo apurando-se se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizado final medianamente atento relevando menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente de que a semelhança que resulta do conjunto dos elementos componentes devendo tomar-se em conta a interligação entre os produtos e os serviços por um lado e por outros os sinais que os diferenciam, a tal impressão de conjunto
III- A marca registanda ...é uma marca mista complexa assim como o é a marca ... prioritária . As outras prioritárias são nominativas complexas quanto ao elemento nominativo e em todas pode dizer-se que elemento preponderante ou dominante é o termo HERITAGE. Este termo, vocábulo ou expressão que é comum às marcas prioritárias e registanda é dominante ou preponderante porquanto os outros substantivos Hotels, Portugal ou Ericeira Villas ,Golden apenas referenciam a actividade ou localização geográfica das empresas que usam esses sinais ou relevam a qualidade do serviço prestado, como ocorre com o adjectivo ou substantivo adjectivo golden, que, tal como heritage tem, hoje, para o consumidor médio deste tipo de serviços turísticos- que recorre, como é notoriamente consabido por todos nós, aos serviços da Internet para reservar quartos, villas ou serviços afins- um sentido inequívoco que tem a ver como se diz na decisão recorrida com a qualidade dos serviços prestados e procurados. Verdade que os grafismos da marca registada G... e os da marca prioritária Hotels Heritage Portugal não são iguais, também a marca registanda G... possui um símbolo gráfico onde se destacam as letras GH estilizadas sobre um fundo azul delimitado por uma forma geométrica também ela estilizada de arabescos como se pode ver no processo administrativo. O consumidor médio deste tipo de serviços não é um consumidor atento aos pormenores gráficos das marcas, designadamente aqueles que acabámos de referir, até porque ocorre na procura deste tipo de serviços uma conhecida tradição oral, o cliente fixa não a cor ou pormenor gráfico da marca mas o elemento que seja dominante ou preponderante que permite rapidamente associar o serviço à qualidade que procura o que é manifesto com o termo HERITAGE que adquiriu pode dizer-se um secondary meaning relacionado já não apenas com a ideia de herança mas associando a qualidade do serviço à tradição, história, que é incompatível com a ideia de que se trata de uma sinal fraco.
Acordam os juízes na 2.ª secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa
1- RELATÓRIO
APELANTE /RECORRIDA no RECURSO DE MARCA (art. °s 39 e ss do Código de Propriedade Industrial aprovado pelo DL 36/03 de 5/3): G..., LD.°
(representada, juntamente com outros, pelo ilustre advogado Jo..., com escritório em Lisboa, conforme cópia do instrumento de procuração de 24/10/2017de fls. 160)

APELADA/RECORRENTE no RECURSO DE MARCA (art. °s 39 e ss do Código de Propriedade Industrial aprovado pelo DL 36/03 de 5/3:H...
MARKETING, S.A. (representados, juntamente com outros, pela ilustre advogada Alarísia Coimbra, com escritório em Setúbal conforme cópia do instrumento de procuração de 6/3/2017, junto afls.45 v.°)

Com os sinais dos autos.

I.1 Inconformada com a sentença, proferida no 2.° juízo do Tribunal da Propriedade Industrial aos 3/1/2017 (fixou o valor da causa em 30.000,01 euros), que, julgando procedente o recurso interposto por H... S.A do despacho da Ex.a Directora INPI de 3/01/2017, (ref ° 189925), consequentemente revogou aquele despacho que deferiu o pedido de registo da marca nacional 561654, negando protecção jurídica a esta, dela apelou G… em cujas alegações conclui em suma:
• Não existem entre os sinais mistos, nem entre HERITAGE ou HERITAGE: … e G... …, semelhanças tais que facilmente induzam o consumidor em confusão de tal forma que só possa diferenciá-los mediante um confronto directo, a sentença sustenta-se não nessa confusão mas no risco de associação pelo consumidor da marca registanda à mesma origem empresarial dos serviços prestados sob as marcas titularidade da ora apelada e a possibilidade de o registo da marca
conduzir a situações de concorrência desleal, por confusão mesmo que sem intenção do requerente (Conclusões 1 a 18)
A matéria de facto assente é deficitária, justificando-se proceder à sua ampliação porquanto há que considerar que certamente por lapso o tribunal recorrido omite factos do processo administrativo que decorreu no INPI e que constam da fundamentação do despacho de concessão que terão de ser considerados ao abrigo do disposto no art.° 662/1 e 2/c, última parte do CPC, no despacho de concessão refere-se expressamente que a expressão HERITAGE figura noutros registos de marca protegidos nas classes 35, 41 e 43 pertencentes a diferentes entidades e que coexistem entre si como GRAND HERITAGE INTERNATIONAL (marca EU 38011611), GRAND HEITAGE HOTEL GROU (marca da EU n.° 6006993), HERITAGE (MARCA DA eu 9362311), HH HOME & HERITAGE (marca da EU 5581343), HERITAGE FIVE (marca nacional 534766), HERITAGE KIDS (marca nacional 534784), PORTUGAL HERITAGE (marca nacional 549397); a existência de diversos registos de marca pertencentes a outras entidades que não as aqui apelante e apelada, contendo a palavra ou o termo HERITAGE não é despicienda tendo subjacente que todos esses registos de marca coexistem no mercado com as marcas tituladas pela apelada apesar de constituídos ou compostos do elementos HERITAGE, devendo aditar-se aos factos provados que a expressão HERITAGE figura noutros registos de marca protegidos nas classes 35, 41 e 43, pertencentes a diferentes entidades e que coexistem entre si como as referidas (Conclusões 19 a 26).
• A existência e coexistência necessária com as marcas da apelada de outras marcas compostas pelo elementos HERITAGE reveste todo o interesse reputando-se essencial invocar a teoria da distância pois mal se compreendera que a apelada pudesse ter neste domínio duas medidas, uma que lhe permitisse coexistir com outras marcas no mercados para os mesmos serviços ou para serviços próximos ou afins compostas pela palavra HERITAGE e outra que lhe permitisse proibir a utilização por parte de outro concorrentes de marcas ou de outros sinais distintivos compostos pela palavra HERITAGE, tal não faria sentido nem o comércio e a livre concorrência entre os agentes económicos se compaginariam com semelhantes situação, a apelada não pode exigir em relação à marca registanda maior distância do que a distância que ela própria tolera relativamente a outras marcas que se encontram registadas facto que o INPI fez constar da fundamentação do despacho que concedeu o registo da marca, sendo indubitável que a presença no mercado de várias outras marcas contendo o vocábulo HERITAGE contribuiu para o enfraquecimento da capacidade distintiva do sinal vulgarizando-o ao ponto de não poder constituir fundamento válido para recusar o registo a outras marcas que pretenda, utilizar esse sinal, o próprio termo HERITAGE é dotado de fraca ou reduzida capacidade distintiva, encerra a ideia de herança, património, tratando-se por isso de um termo utilizado na linguagem corrente para expressar uma ideia de apelo a valores ancestrais, tradicionais, históricos até, familiares e culturais que possam ter tradução nas características que se pretende atribuir a um lugar a um conjunto patrimonial ou a uma actividade comercial (Conclusões 27 a 32)
• Não se compreende porque é que o Tribunal recorrido sustenta a ideia de que se trata de uma palavra inglesa cujo significados não se afigura que seja imediata e comummente aprendido pelo consumido médio em contraponto com a palavra GOLDEN já que ambas as palavras são do léxico inglês não fica explicado porque é que em relação á palava HERITAGE o consumidor não apreende imediatamente o seu significado sucedendo, porém, o contrário quando confrontado com a palavra GOLDEN, em ambos os casos o consumidor médio apercebe-se do significado de ambas as palavras, pois a língua inglesa e designadamente alguns dos seus vocábulos e/ou expressões é intensamente utilizada em Portugal na publicidade, nos negócios, nas relações entre os agentes económicos, enfim, na linguagem corrente, fenómeno que se acentua há já algumas décadas sobretudo a partir do momento em que a internet tomou de assalto a vida quotidianas das pessoas e das empresas, é por demais sabido a facilidade com que na língua portuguesa de adoptam esses vocábulos ou expressões de linguagem corrente, fenómenos que podem ser classificados como estrangeirismos ou neologismos, as marcas da apelada constituídas no seu cerne pela palavra HERITAGE são marcas reféns por um lado do fenómenos da vulgarização pela circunstância de coexistirem no mercado com outras marcas compostas pela mesma palavra e por outro lado pelo facto de a própria palavra ser de reduzida, fraca ou débil capacidade distintiva a ponto de alterar significativamente o juízo da confundibilidade quando confrontadas com outras marcas que utilizam os mesmo sinal ou sinal semelhante (Conclusões 33 a 41)
• O conceito de marcas conhecidas utilizado na sentença recorrida por referência a uma série de documentos que publicitam os sinais HERITAGE em publicações da especialidade é alheio ao direito de propriedade industrial, inexistindo qualquer instituto jurídico que o tenha por objecto, tal asserção é assim inócua e não releva por isso para a discussão dos autos e dos documentos não se descortinam razões que levem à conclusão de que as marcas da apelada são conhecidas no mercado não podendo a sua publicação em revistas da especialidade servir de critério (concussões 42 a 46)
. Os sinais em confronto não podem deixar de ser apreciados sob a égide da impressão global ou visão de conjuntos, como de resto já o despacho do INPI sustentava, concluindo que relativamente ao confronto dos sinais a impressão do conjunto de cada um é distinta, o conceito de risco de associação pelo consumidor da marca registanda à mesma origem empresarial dos serviços prestados sob as marcas da titularidade da apelada não tem em relação ao risco de confusão autonomias apenas densifica este conceito e se entre os sinais não há risco de confusão mal andou o Tribunal ao concluir pela existência do risco de associação, a marca da apelante distingue-se face às marcas da
apelada ou H..., pelo que não ofende os direitos da apelada nem qualquer disposição legal concretamente o art.° 239/1, alíneas a) e e) do CPI.
Termina pedindo a) que nos termos e para os efeitos do art.° 662/1 e 2/c última parte do CC se amplie a matéria de factos aditando os referidos factos B) que o recurso seja julgado procedente por provado revogando-se em consequência a decisão recorrida e ordenando-se a manutenção do despacho do INPI que havia concedido o registo da marca nacional ... como é de inteira justiça.
I.2. Em contra-alegações concluem em suma os apelados:
• Em relação aos factos que a recorrente pretende ver aditados e constantes do despacho de concessão do registo proferido pelo INPI a apelante nada disse anteriormente na resposta ao recurso que então apresentou junto do TPI, consequentemente, e não estando tais factos em discussão nos presentes autos, salvo melhor opinião a sentença recorrida nada tinha de pronunciar-se quanto aos mesmos pelo que inexistiu qualquer lapso ou omissão desta, por outro lado mesmo considerando essas marcas e a marca ora em causa tal não significa que devam ser comparadas da mesma forma pois a apreciação tem de ser caso a casa, a título de exemplo nenhuma das marcas nacionais a aditar as sob o n.° 534766 e 534784 pretendem assinalar serviços relacionados com serviços de hotéis, alojamento ou restauração assinalados pelas marcas em conflito, não se podendo comparar o que não é comparável, por outro lado as marcas diferente contendo outros elementos quer nominativos quer figurativos com uma composição de conjunto diferente, assinalando também serviços concretos diferentes independentemente da classe da Classificação de Nice em que se inserem poder ser a mesma e por outro lado independentemente do registo de outras marcas que contenham a expressão HERITAGE tal facto não significa que não possa existir qualquer acordo de coexistência expresso ou tácito entre os vários titulares dos registos que no presente processo se desconhece e não tem de cuidar conhecer (Conclusões 1 a 8]
• A apelante não coloca em causa que se encontram verificados o pressuposto da prioridade da marca registada da apelada e o pressuposto da afinidade dos produtos que os sinais em confronto designam, estando preenchidos os requisitos das alíneas a) e b) do n.° 1 do art.° 245 do CPI pelo que a razão da discordância da apelantes no que se refere à confundibilidade dos sinais cinge-se à apreciação do requisito previsto na alínea c) do citado n.° 1 do art.° 245 do CPI, não obstante a apelante vem alegara a fraca capacidade distintiva dos sinais prioritários da apelada na medida em que, alega a apelante, existem várias outras marcas no mercado contendo a expressão HERITAGE e nessa medida vulgarizando-o, mas que, reitera-se que as marcas não se referem aos mesmos serviços, logo não coexistem no mercado nem se dirigem ao mesmo público alvo e várias dessas marcas contém outros elementos para além do elemento HERITAGE sendo que em vários casos esta palavra se apresenta como só mais um elementos adicional entre vários outros e não como elemento preponderante do sinal e não têm capacidade para banalizar ou vulgarizar o sinal HERITAGE quando para assinalar os serviços que nesta sede estão em causa, além do que as marcas da apelada são distintivas, marcas que reconhecidamente pelo seu uso se tornaram conhecidíssimas do público alvo devendo por essa razão a protecção registraL ser alargada (Conclusões 9 a 13]
• A semelhança dos serviços existe e tal facto de resto nem sequer é atacado, a semelhança dos sinais existe e tal como se entendeu na sentença recorrida o elemento HERITAGE é o elemento distintivo e dominante em todos os sinais em conflito sendo o único elemento a comparar no caso do sinal prioritário da marca nacional 330065 e os elementos que integram a composição da marca registanda G..., a expressão HERITAGE assume característica distintiva da marca na globalidade do sinal e os restantes elementos são meras indicações de características dos serviços e local da sua prestação como bem concluiu a douta sentença do tribunal a quo, a expressão HERITAGE nos sinais em confronto é a dominante a mais impressiva e a que o consumidor mais facilmente conservará na sua memória espacialmente se considerarmos que o consumidor já conhece as marcas prioritárias da apelada e mesmo tendo em atenção que o consumidor médio não é particularmente atento ou distraído, o elemento GOLDEN e independentemente de o consumidor médio perceber ambos os significados de HERITAGE e GOLDEN esta última é um adjectivo porque usado em conjunto com a palavra adjectivada HERITAGE vai se entendida com um auxiliar, qualificativo do elemento dominante HERITAGE (Conclusões 14 a 19]
• Como resulta da decisão recorrida e da segunda câmara de recurso da EUIPO proferida no âmbito do Caso R9/2016-2 datada de 6/2/2017 (doc junto aos autos com o doc 11) parágrafo 102 as marcas prioritárias gozam de reputação em Portugal são conhecidas no mercado, o que releva apara a aferição da confundibilidade, o público-alvo não é especialmente atento socorre-se da Internet de sites como booking e trivago etc que contém informação de todo o tipo de alojamento, coexistindo uma grande diversidade de prestadores de serviços a pesquisa muitas vezes é feita por uma palavra-chave que no caso das marcas prioritárias é HERITAGE daí resultando o risco de confusão por parte dos consumidores que conhecendo as unidades hoteleiras da apelada assinaladas pelas suas marcas pensem que a mesma abriu uma nova unidade na Ericeira na modalidade de Vilas e com serviços Golden (Conclusões 20 a 23]
Termina pedindo que se julgue a apelação improcedente e se mantenha a decisão recorrida
1.3. Recebida a apelação, foram os autos aos vistos dos Meritíssimos Juízes-adjuntos, que nada sugeriram; nada obsta ao conhecimento do mesmo.
I.4. Questões a resolver:
a) Saber se a matéria de facto assente é deficitária, justificando-se proceder à sua ampliação porquanto há que considerar que certamente por lapso o tribunal recorrido omite factos do processos administrativo que decorreu no INPI e que constam da fundamentação do despacho de concessão que terão de ser considerados ao abrigo do disposto no art.° 662/1 e 2/c, última
parte do CPC;
b) Saber se ocorre na decisão recorrida erro de interpretação e de aplicação do art.° 245/1/c do CPI por se não verificar o risco de confusão ou associação entre as marcas prioritárias da apelada e a marca registanda;
H- FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO
II.1 Deu a sentença recorrida como provados os seguintes factos:
1 - Por despacho de 3.01.2017 da Directora do Departamento de Marcas, Desenhos e
Modelos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, foi deferido o registo da marca nacional n.° ... destinada a assinalar na classe 41 da classificação internacional de Nice, aluguer de equipamento desportivo e, na classe 43, alojamentos de férias; serviços de alojamento hoteleiro; hotéis, pousadas e albergues, alojamento para férias e turismo; serviços de acomodação para eventos; serviços de alojamentos para férias; serviços de catering para hotéis; bares; bares de vinhos.
2 - A Heritage, Hotéis Gestão e Marketing, SA é titular do registo da marca nacional n.° 294750 H... (sinal verbal), concedido por despacho de 30.11.1994, assinalando, na classe 43, promoção de serviços de hotéis (serviços hoteleiros);
3 - É ainda titular do registo da marca nacional n.° 330065 HERITAGE, concedido por despacho de 3.09.2001, assinalando na classe 43, promoção de serviços de hotéis (serviços hoteleiros);
4 - É titular do registo da marca nacional n.° ... concedido por despacho de 21.12.2011, assinalando na classe 35, promoção publicitária de serviços de hotéis e, na classe 43, serviços de restauração, hotelaria e alojamento temporário.
5 - É titular do registo da marca da União Europeia n.° 919779 H..., pedido em 1.08.1998 e concedido por despacho e 7.02.2003, assinalando na classe 35, promoção de serviços de hotéis (serviços hoteleiros).
6 - Os sinais HERITAGE supra referidos, titulados pela Recorrente, têm sido publicitados em publicações da especialidade, dando-se aqui por integralmente reproduzido o teor dos documentos juntos, sob os n°s. 12 a 16, a fls. 86 a 90, 92 a 94, 97 a 102 e 105 a 107 (numeração do processo em suporte de papel).
III - FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
111.1. Conforme resulta do disposto nos art.°s 608/2, 5, 635/4 e 639 (anteriores 660, n.° 2, 664, 684, n.° 3, 685-A, n.° 3), do CPC são as conclusões do recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras e as que sejam de conhecimento oficioso. É esse também o entendimento uniforme do nosso mais alto Tribunal (cfr. por todos o Acórdão do S.T.J. de 07/01/1993 in BMJ n.° 423, pág. 539.
I11.2. Não havendo questões de conhecimento oficioso são as conclusões de recurso que delimitam o seu objecto tal como enunciadas em 1.
111.3. Saber se a matéria de facto assente é deficitária, justificando-se proceder à sua ampliação porquanto há que considerar que certamente por lapso o tribunal recorrido omite factos do processos administrativo que decorreu no INPI e que constam da fundamentação do despacho de concessão que terão de ser considerados ao abrigo do disposto no art.° 662/1 e 2/c, última parte do CPC,
1I1.3.1. A Autora recorreu daquela decisão que concedeu a protecção à marca em questão pedindo a sua revogação em suma sustentando ser titular dos direitos prioritários constantes do art.° 8°, os serviços que a marca nacional n.° 561654 visa proteger são claramente afins dos serviços assinalados pelas marcas prioritárias da recorrente sendo que no caso dos serviços de restauração, hotelaria e alojamento temporário assinalados pela marca prioritária 489209 o ele que se verifica é o de identidade, pois os serviços de restauração incluem os serviços de catering para hotéis, bares e bares de vinho já que este último assinalados pela marca registanda se incluem na categoria mais ampla dos serviços de restauração da prioritária assim como os albergues, alojamentos para férias e turismo serviços de acomodação para eventos e serviços de alojamento para férias da registanda são idênticos aos serviços de promoção de serviços de hotéis da prioritária e que assim se não entendendo sempre seriam serviços afins, esses serviços são concorrentes no mercado satisfazem as mesmas necessidades têm a mesma utilidade ou fim estão também numa relação de complementaridade como acontece com os serviços assinalados na marca registanda na classe 41, nos sinais em comparação a expressão HERITAGE assume característica distintiva da marca na globalidade do sinal os restantes elementos são meras indicações de características dos serviços e local de prestação, essa expressão é a dominante existe risco de confusão de marcas pelo que a marca a que foi concedida protecção da recorrida é uma imitação das marcas prioritárias da recorrente nos termos do art.° 245 do CPI, havendo ainda a possibilidade de ocorrência de situações de concorrência desleal nos termos do art.° 317/1/e do CPI, sendo evidente que as marcas da recorrente pelo seu elevado carácter distintivo são factores que terão que ser considerados relevantes como decorre dos documentos juntos de que decorre serem elas marcas notórias e de prestígio para efeitos do art.° 241 e 242 do CPI. A recorrida citada veio apresentar a sua resposta onde em suma diz que apenas estão preenchido os requisitos das alíneas a) e b9 do n.° 1 do art.° 245 e não também o da alínea c) desse n,° 1, inexistindo semelhança gráfica figurativa entre as duas imagens nem do ponto de vista fonético pois HERITAGE é indissociável de GOLDEN e dos restantes elementos inexistindo confusão nem concorrência. Nenhuma referência aos registos de outras marcas contendo o elemento HERITAGE e não pertencentes à recorrente. Verdade que no parecer sufragada pela senhora Directora e que ditou o registo da marca da recorrida se entendeu a determinado passo que ... Acresce que a expressão HERITAGE figura noutros registos de marca protegidos nas classes 35, 41, 43 pertencentes a diferentes entidades e que coexistem entre si como
GRAND HERITAGE INTERNATIONAL (marca EU 38011611), GRAND HEITAGE HOTEL GROU (marca da EU n.° ...), HERITAGE (MARCA da Eu ...), HH HOME & HERITAGE (marca da EU ...), HERITAGE FIVE (marca nacional ...), HERITAGE KIDS (marca nacional ...), PORTUGAL HERITAGE (marca nacional ...)... ; e essa marcas cada uma de per si protege que produtos e serviços de que classe, todas algumas delas? Em que data foram registadas? Com o devido respeito o argumento fáctico-jurídico realçado no parecer para sustentar a concessão da protecção é de pouca valia e pouco ou nada adianta para a análise que nos ocupa, além do que na sua resposta, a recorrida, ora apelante, não manifestou vontade de se aproveitar desses elementos, juntando ou solicitando prazo para juntar uma prova documental mais completa relativamente a esses registos, pelo que se não verifica qualquer lapso, ou deficiência na matéria de facto relevante quanto a esse aspecto nãos e justificando a ampliação.
III.4. Saber se ocorre na decisão recorrida erro de interpretação e de aplicação do art.° 245/1/e do CPI por se não verificar o risco de confusão ou associação entre as marcas prioritárias da apelada e a marca registanda
III.4.1. O diploma em questão só pode ser o Código de Propriedade Industrial aprovado pelo DL 36/03 de 5/3, na redacção que lhe foi dada pelo DL 143/08, de 25/7; é este a redacção aplicável uma vez que o DL 143/08 entrou em vigor em 1/10/08, e o pedido do novo de registo é de 7/3/2014, atentas as disposições dos art.°s 4 e 16 do DL 143/08.
III.4.2.Reza o art.° 239
Artigo 239.°
[...]
1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:
a) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;
b) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja actividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;
c) A infracção de outros direitos de propriedade industrial;
d) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.° grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas;
e) O reconhecimento de que o requerente pretende Fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.
2 - Quando invocado em reclamação, constitui também fundamento de recusa:
a) A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;
b) A infracção de direitos de autor;
c) O emprego de referências a determinada propriedade rústica ou urbana que não pertença ao requerente;
d) A infracção do disposto no artigo 226.°
3 - No caso previsto na alínea d) do número anterior, em vez da recusa do registo pode ser concedida a sua transmissão, total ou parcial, a favor do titular, se este a tiver pedido.
III.4.3. A marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência de um produto ou serviço - artigo 222°, n° 1° do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-lei n° 36/03 de 5 de Março na sua versão actual.
1II.4.5. Aos titulares do registo de uma marca são conferidos diversos direitos, designadamente a sua propriedade e uso exclusivo (art.° 224° Código da Propriedade Industrial).
III.4.6. Tem o titular da marca «o direito de Impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor» (art.° 258° do Código da Propriedade Industrial).
III.4.7. Na origem da marca a lei não releva tanto o facto de se encontrar uma empresa (uma realidade objectiva), mas uma pessoa (uma realidade subjectiva) onerada pelo uso não enganoso da marca. Em grande parte dos casos ainda terá lugar a coincidência dos papéis de titular da marca e de titular da empresa. Mas já não tem que haver essa coincidência. Podem ser distintos, o titular da marca e o titular da empresa. O titular da marca pode não ser um sujeito empresarial ou, ainda que o seja, não ser o titular da empresa ligada directamente à actividade de produção de bens ou prestação de serviços marcados.
III.4.8. A marca tem hoje uma função essencial de distinguir e garantir que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso (função distintiva), uma função derivada de garantia indirecta de qualidade dos produtos ou serviços marcados por referência a uma origem não enganosa, e uma função complementar da função distintiva que é a de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala (função publicitária)
III.4.9.Dispõe o art.° 222 do Código de Propriedade Industrial, versão aplicável, doravante designado por Código.
Artigo 222.°
Constituição da marca
1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas. desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma mpresa dos de outras empresas.
2 - A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.
III.4.10. Quanto ao tipo de sinais utilizados há que distinguir as marcas nominativas onde se distinguem as sugestivas e arbitrárias das de fantasia, sem significado conceptual, as gráficas que podem abranger as puramente gráficas com imagem do sinal e as figurativas que associam a imagem visual a um conceito concreto e as marcas mistas que combinam elementos nominativos e gráficos.
III.4.11. Há um conjunto de critérios de apreciação comuns relativamente consensuais na doutrina: o primeiro é o dever de apreciar as marcas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade, quando não resultar da visão unitária um resultado claro, o segundo é o da irrelevância no conjunto da apreciação das marcas das suas componentes genérica ou descritiva e o facto de se assemelharem unicamente em relação aos sinais gráficos genéricos ou descritivos não é determinante; o terceiro é o de que nas marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo), se dever privilegiar sempre o elemento dominante e por último é o de que quanto maior for a notoriedade da marca, maior o risco de confusão com uma marca posterior; há ainda a referir que nos termos do art.° 245/1/c, parte final o risco de associação, passa a fazer parte do conceito de imitação.
III.4.12. Entendeu-se na decisão recorrida em suma que:
• O sinais em confronto partilham a palavra Heritage que é o seu elemento verbal mais característico, é-o claramente nas marcas prioritárias sendo HOTELS e PORTUGAL descritivos dos serviços assinalados e sua localização geográfica e é-o também no caso da marca mista registanda neste caso ERICEIRA E VILLAS são também descritivos de localização dos alojamentos villas) e dos serviços de hotelaria e alojamento turístico prestados a palavra GOLDEN (dourado em inglês) associado á prioritária HERITAGE apenas remete para a ideia de categoria superior, premium frequentemente usadas no campo da hotelaria, a palavra HERITAGE remete para a ideia de herança algo que se recebeu do passado, tradição, mas é uma palavra de língua inglesa cujo significado não se afigura que seja imediata e comumente apreendido pelo consumidor médio;
• As marcas tituladas pela recorrente são conhecidas no mercado como resulta provado e o consumidor será facilmente induzido em confusão a associar GOLDEN HERITAGE ERICEIRA VILLAS à já conhecida H... ou seja o consumidor que já conheça os hotéis e serviços marcados com os sinais HERITAGE prioritários será facilmente induzido a crer que se trata de mais um hotel ou alojamento HERITAGE na Ericeira a que foi dado o nome de G... mas ainda assim um hotel/alojamento/villa HERITAGE
• Não existem entre os sinais mistos nem entre HERITAGE ou H... e G... ERICEIRA VILLAS semelhanças tais que facilmente induzam o consumidor em confusão de tal forma que só possa diferenciá-los mediante um confronto directo não é esse tipo de confusão que aqui está em causa é o risco de associação pelo consumidor das marca registanda à mesma origem empresarial dos serviços prestados sob as marcas titularidade da recorrente e a possibilidade de o registo da marca da recorrida conduzir a situações de concorrência desleal por confusão, mesmo que sem intenção da requerente, facilmente o consumidor que conheça as marcas e serviços por elas marcas prioritárias assinalados cujo elemento distintivos verbal e predominante no sinal misto é HERITAGE nome pela qual a marca vai ser transmitida na oralidade são hotéis heritage ao ser confrontada com a marca mista da recorrida será induzida a pensar que existe alguma relação do tipo jurídico económico ou comercial entre as diferentes origens e existindo por hipótese na Ericeira dois alojamentos um com a marca mista da recorrente e outro com a marca mista da recorrida o consumidor facilmente será induzido a crer que se trata e alojamentos pertencentes à mesma entidade e que são ambos hotéis heritage sendo o GOLDEN eventualmente destinado a um segmento de público premium ou de tipologia diferente mas ambos heritage pelo que ocorre violação do art.° 239/1 a e e) do CPI e o registo deveria ter sido recusado.
111. 4.13. Discorda a apelante em suma dizendo:
• A presença no mercado de várias outras marcas contendo o vocábulo HERITAGE e o que se aforma é válido em relação a qualquer outro vocábulo contribui para o enfraquecimento da capacidade distintiva desse sinal vulgarizando-o a ponto de não poder constituir fundamento válido para recusar o registo a outras marcas que pretendam utilizar esse sinal.
Apelação autuada nesta Relação sob o n ° 98/17.2yhlsb.11 aos 5/2/2018
• HERITAGE evoca o conceito de herança como se diz no despacho do INPI e na decisão recorrida não no sentido estrito da palavra mas reportando a serviços aos quais atribui uma certa tradição vinda do passado à qual está associada uma ideia de qualidade e não se percebe porque é que o Tribunal a quo sustenta a ideia de que se trata de uma palavra da língua inglesa cujo significado não se afigura de imediato e comumente apreendido pelo consumidor médio, sobretudo quando a compara com a palavra GOLDEN, os consumidores apreendem de imediato o significado de ambos numa era em que a INTERNET tomou de assalto a vida quotidiana dos cidadãos e das empresas, o termo HERITAGE é de facto uma palavra de linguagem corrente e embora tenha capacidade distintiva é uma marca fraca por ser constituída por elementos de uso comum ou trivial ou contêm símbolos de uso muito vulgarizado, devendo ser mais estreito o seu âmbito de protecção;
• Ainda que assim se não entenda o conceito de marca conhecida usado na sentença é alheio ao direito industrial e dos documentos não se descortina que as marcas da apelada sejam conhecidas no mercado;
• O que releva é a comparação dos sinais distintivos em presença e quanto a eles numa impressão global ou de conjunto que não pode deixar de ser utilizada é manifesto que as duas marcas são insusceptíveis de induzir o público em erro ou confusão, o que a própria decisão recorrida reconhece mas entende que no caso é mais relevante o risco de associação pelo consumidor da marca registanda à mesma origem empresarial dos serviços prestados sob as marcas da titularidade da recorrente mas esse risco como se salientou no acórdão SABEL/PLUMA não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão serve para precisar o seu alcance;
111.4.14. Apelada sustenta a bondade da decisão.
I11.4.15. Inquestionada neste recurso a verificação dos dois primeiros requisitos, tendo também em conta não só que ambas as marcas se referem às mesmas classes de serviços ou afins (classes 35, 41 e 43)- e suma serviços de hotelaria.
111.4.16. Nas marcas nominativas a comparação das marcas, com ou sem significado conceptual pode ser feita nos termos legais, nos planos visual, fonético e ideográfico, dependendo da marca em concreto e o grau de relevância de cada um.
Apelação autuada nesta Relação sob o n. 98/17 2yhlsb.l1 aos 5/2/2018
I11.4.17. Há um conjunto de critérios de apreciação comuns relativamente consensuais na doutrina: o primeiro é o dever de apreciar as marcas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade, quando não resultar da visão unitária um resultado claro, o segundo é o da irrelevância no conjunto da apreciação das marcas das suas componentes genérica ou descritiva e o facto de se assemelharem unicamente em relação aos sinais gráficos genéricos ou descritivos não é determinante; o terceiro é o de que nas marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo), se dever privilegiar sempre o elemento dominante e por último é o de que quanto maior for a notoriedade da marca, maior o risco de confusão com uma marca posterior; há ainda a referir que nos termos do art.° 245/1/c, parte final o risco de associação, passa a fazer parte do conceito de imitação.
III.4.18. Na ausência de uma enumeração legal a construção da doutrina e da jurisprudência ao longo do tempo têm vindo a afirmar que o juízo comparativo deve ser objectivo apurando-se se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizado final medianamente atento relevando menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente de que a semelhança que resulta do conjunto dos elementos componentes devendo tomar-se em conta a interligação entre os produtos e os serviços por um lado e por outros os sinais que os diferenciam, a tal impressão de conjunto.
III.4.18. A marca registanda ... é uma marca complexa mista assim como o é a marca ... prioritária. As outras prioritárias são nominativas e em todas pode dizer-se que elemento preponderante ou dominante é o termo HERITAGE. Este termo, vocábulo ou expressão que é comum às marcas prioritárias e registanda é dominante ou preponderante porquanto os outros substantivos Hotels, Portugal ou Ericeira Villas ,Golden apenas referenciam a actividade ou localização geográfica das empresas que usam esses sinais ou relevam a qualidade do serviço prestado, como ocorre com o adjectivo ou substantivo adjectivo golden, que, tal como heritage tem, hoje, para o consumidor médio deste tipo de serviços turísticos- que recorre, como é notoriamente consabido por todos nós, aos serviços da Internet para reservar quartos, villas ou serviços afins- um sentido inequívoco que tem a ver como se diz na decisão recorrida com a qualidade dos serviços prestados e procurados. Verdade que os grafismos da marca registada G... e os da marca prioritária Hotels Heritage Portugal não são iguais, também a marca registanda G... possui um símbolo gráfico onde se destacam as letras GH estilizadas sobre um fundo azul delimitado por uma forma geométrica também ela estilizada de arabescos como se pode ver no processos administrativo. O consumidor médio deste tipo de serviços não é um consumidor atento aos pormenores gráficos das marcas, designadamente aqueles que acabámos de referir, até porque ocorre na procura deste tipo de serviços uma conhecida tradição oral, o cliente fixa não a cor ou pormenor gráfico da marca mas o elemento que seja dominante ou preponderante que permite rapidamente associar o serviço à qualidade que procura o que é manifesto com o termo HERITAGE que adquiriu pode dizer-se um secondary meaning relacionado já não apenas com a ideia de herança mas associando a qualidade do serviço à tradição, história, que é incompatível com a ideia de que se trata de um sinal fraco.
III.4.19. A jurisprudência portuguesa tem realçado o facto de os produtos ou serviços serem concorrentes no mercado sendo a mesma utilidade e fim como se decidiu entre outros no caso Molaflex-Lusoflex-colchões decidido no AC STJ de 30/10/84, BMJ 340/416, mas a doutrina vem realçando que esse critério objectivo não sendo incorreto não coloca o problema no devido lugar que é a de que a afinidade dos produtos e serviços não pode ser vista desligada da finalidade essencial da marca, que é a sua finalidade distintiva, devendo atender-se também ao critério da natureza (estrutura e características) dos produtos e serviços e o critério dos circuito e hábitos de distribuição dos produtos e serviços.
III.4.20. A publicitação dos sinais HERITAGE titulados pela recorrente como vem provado sob 6 não é penhor da notoriedade ou da distintividade da marca, apenas demonstrado fica que a recorrente publicita esses sinais. Muito embora se desconheça o critério do circuito e hábitos de distribuição destes serviços em concreto, pelas razões acima referidas é plausível que o consumidor médio dos mesmos tenda a associar a marca registanda à mesma origem empresarial dos serviços prestados sob as marcas prioritárias razões pelas quais se confirma que ocorre a verificação do pressuposto do art.°245/1/c do CPI.
IV- DECISÃO
Tudo visto acordam os juízes em julgar improcedente a apelação e confirma-se a sentença recorrida.
Regime da Responsabilidade por Custas: As custas são da responsabilidade da apelante que decai e porque decai (art.° 527, n.°s 1 e 2)
Após trânsito cumpra o disposto no art.° 35/3 aplicável por força do art.° 47 do CPI.
Lisboa, 8/3/2018
João Miguel Mourão Vaz Gomes
Jorge Manuel Leitão Leal
Ondina Carmo Alves