Procuradoria-Geral Regional

de Lisboa

ap.Nº 35/15.9YHLSB
Acordam na 8ª Secção cível do tribunal da Relação de Lisboa:
A V… — CV.., Lda, pessoa colectiva n.° 503 …, com sede na Av. …, n.° ..20, 4… P…, veio intentar a presente acção contra JJA..., com domicílio em M…, e CAA..., com domicílio em A…, pedindo que:
Seja anulado o registo da marca nacional n° 4… EXLIBRIS C…
Que os RR. sejam condenados a absterem-se de usar essa marca, ou outra que contenha a palavra EXLIBRIS ou que seja com esta confundível, para assinalar produtos idênticos ou afins aos produtos para que se encontra registada a marca EX-LIBRIS titularidade da Autora.
Pedem ainda que os RR. sejam condenados no pagamento de uma indemnização pelos danos causados à Autora pelo uso da marca EXLIBRIS C....
E ainda numa sanção pecuniária compulsória de €300,00 por cada dia de uso da marca EXLIBRIS C..., ou outro sinal confundível com a marca da Autora, após o trânsito em julgado da sentença a proferir nesta acção.
Alega em síntese que é titular do registo, prioritário, da marca EX-LIBRIS, nominativa, destinada a assinalar vinhos, de que a marca EXLIBRIS C..., de cujo registo é titular o 12 R., constitui imitação, reproduzindo-a na íntegra, beneficiando dessa forma os RR. da projecção comercial da sua marca, que lhe causa danos, afectando nomeadamente o valor económico daquela e para cuja protecção a A. teve já de incorrer em despesas.
Citados os RR., vieram contestar defendendo a improcedência da acção.
Em reconvenção, pedem a condenação da A. a reconhecer que o 1° R. é titular do direito de propriedade e do exclusivo da marca nacional n.° 4... EXLIBRIS C... e que esta não constitui imitação da marca nacional titularidade da A.; e ainda a pagar-lhe uma indemnização, pelos danos patrimoniais causados aos RR. a liquidar em execução de sentença, e a pagar-lhes a quantia de €2.500,00 a cada R. pelos danos não patrimoniais por si sofridos.
A A. contestou o pedido reconvencional, sustentando a sua improcedência
A caducidade do direito de acção foi julgada improcedente, com fundamento no disposto no art° 266 n° 4 do Código de Propriedade Ondustrial (doravante CPI) uma vez que não decorreram dez anos sobre o registo da mesma .
Foram declarados assentes os seguintes factos:
1 — A V...- CV ...,Lda — Consultadoria de Viticultura e Enologia, Lda., pessoa colectiva n.2 503..., com sede no P..., tem por objecto social a consultadoria em viticultura e enologia, produção e engarrafamento de vinhos;
2 — Explora, na região demarcada da Bairrada, uma propriedade denominada Quinta..., onde tem plantada vinha;
3 — No âmbito da sua actividade a A. produz e comercializa vinhos, nomeadamente espumante com a marca EX-LIBRIS:
4 - É titular do registo da marca nacional n.° 35... EX-LIBRIS (sinal verbal), concedido por despacho de 27.11.2001, destinada a assinalar, na classe 33 da Classificação de Nice, bebidas alcoólicas excepto de cervejas;
5 — O vinho produzido pela A. com a marca EX-LIBRIS, Ex-libris ... recebeu a medalha de bronze no International Wine Challenge 2014;
6 — Tendo sido mencionado na Revista de Vinhos e nos sites www.cvbairrada.pt e www.jb.pt (comissão vitivinícola da bairrada e jornal da bairrada, respectivamente)
7 - JJA... é titular do registo da marca nacional n.2 4... EXLIBRIS C... (sinal verbal), concedido por despacho de 22.01.2010, destinada a assinalar na classe 33 da Classificação de Nice, vinhos, digestivos (vinhos e licores) e espirituosos;
8 — CAA... é produtor de vinhos;
9 - Na revista de vinhos de Julho de 2014 são mencionados, nomeadamente, os produtos EXLIBRIS Douro Branco 2… CAA… E Douro Rosé 2… CAA…
10 — No site www.revistadevinhos.pt constava em 21.08.2014 uma referência ao vinho tinto da região do Douro EXLIBRIS C..., 20.., CAA…;
11 — Existe na internet uma página com o endereço www.exlibrisC....com onde são anunciados os produtos da marca EXLIBRIS C... e um texto alusivo á história de criação do vinho assinalado com a marca e ao seu significado, de que nomeadamente consta. (...) Se o nome C... reflete este espírito, o título EXLIBRIS que o antecede, oriundo do termo ex líbris, intensifica-o, uma vez que falamos de uma selecção de vinhos com características singulares e, por isso, com edições limitadas.
12 — Com a marca EXLIBRIS C... foi produzido um Douro Doc, Tinto 2012; um Douro Doc, Branco, 2013; um Douro Doc, Rosé, 2013; e, também, um vinho espumante
13 — A A. foi por mais de uma vez questionada, a propósito da existência no mercado de um vinho tinto do Douro EXLIBRIS C..., sobre se também produzia vinho tinto com a sua marca;
14 — Os RR. sofreram preocupação devido à instauração da presente acção e suspenderam ou adiaram a execução integral do seu plano de investimentos;
15 — Os mandatários da A. nesta acção emitiram com data de 18.03.2015 uma factura no valor de €1.657,50 referente aos serviços jurídicos prestados, de preparação e apresentação da petição inicial, e taxa de justiça paga.
III. 2. Factos não provados
i — que em consequência da interposição da presente acção os RR. tenham sofrido mais do que o que consta do ponto 14 da matéria de facto provada.
ii — que no mercado vitivinícola o termo ex-libris seja comumente usado para referir um produto de excelência.
A sentença declarou anulado o registo da marca nacional n.2 n2 4... EXLIBRIS C... concedido por despacho do INPI de 22.01.2010, destinada a assinalar na classe 33 da Classificação de Nice, vinhos, digestivos (vinhos e licores) e espirituosos, titulado por JJA....
Desta sentença houve recurso, a requerer a revogação da sentença, tendo sido lavradas as conclusões ao adiante:
invocou a nulidade da sentença por ininteligibilidade da imagem constante do ponto 12 dos factos provados
e por omissão por não constar da matéria de facto assente que os produtos da marca EXLIBRIS C... são provenientes da região demarcada do Douro.
ainda que:
Impunha-se decisão diversa da proferida, no sentido de se dar como provado que:
— que em consequência da interposição da presente acção os RR. tenham sofrido mais do que o que consta do ponto 14 da matéria de facto provada.
— que no mercado vitivinícola o termo ex-libris seja comumente usado para referir um produto de excelência.
Com a marca da foi produzido um Douro Doe, Tinto 2012; um Douro Doe, Branco 2013; um Douro Doe, Rosé, 2013 e também um vinho espumante, todos da região demarcada do Douro.
Houve resposta
A apelada sustentou o acerto da sentença apelada e bem assim a confundibilidade das marcas em apreço pugnando pela sua confirmação.
Foi proferido Acórdão nesta Relação que revogou a sentença, sem contudo se conhecer de todas as questões suscitadas por se terem tido por prejudicadas; de que houve recurso para o STJ que por sua vez revogou este acórdão e anulou a decisão da Relação ordenando que fosse proferido novo acórdão.
Objecto do recurso:
Estando o objecto do recurso delimitado pelas conclusões das alegações da recorrente, e sem prejuízo das questões de que o tribunal ad quem possa ou deva conhecer oficiosamente, as questões a apreciar e a decidir resumem-se a saber se:
A sentença padece de nulidade por omissão
Se deve ser alterada a matéria de facto constante do relatório da presente sentença nos termos requeridos pela apelante.
Saber se existe confusão entre a marca nacional n° 352... da Apelada EX-LIBRIS e a marca nacional n° 4.... EXLIBRIS C... relativamente aos produtos da classe 33 da classificação de NICE
Fundamentação de facto:
Dá-se aqui por reproduzida a factualidade supra.
Fundamentação de direito:
Da nulidade da sentença arts 615° n° 1 b) e c) do cpc:
No que respeita à ininteligibilidade da imagem aposta na sentença, a mesma sabe-se que se refere aos produtos da apelante como consta dos autos.
Daí que não há qualquer ininteligibilidade.
A omissão assacada à mesma referente à proveniência dos produtos da apelante:
Adita-se ao ponto 12 a asserção : provenientes da região demarcada do Douro
II
No que respeita ao ponto I da matéria de facto:
Pretendem os apelantes que se dê como provado que «em consequência da interposição da presente acção os RR. tenham sofrido mais do que o que consta do ponto 14»
No ponto 14 consta que— «Os RR. sofreram preocupação devido à instauração da presente acção e suspenderam ou adiaram a execução integral do seu plano de investimento»
Na verdade, não assiste qualquer razão aqui aos apelantes. A formulação daquele facto negativo é assaz conclusiva pelo que não tem sequer lugar na motivação de facto, seja no que respeita à sua formulação na positiva, seja no que respeita à sua formulação negativa.
A matéria de facto abrange a factualidade concludente, ou seja a factualidade simples, que é o retrato fiel de uma acção ou parte de acção a que só caiba a resposta de sim ou de não e da qual seja possível, por si ou conjugadamente com demais retirar aí sim um juízo concludente de facto e juridicamente relevante.
Não é o caso. Daí a irrelevância jurídica daquela proposição que vai eliminada, do relatório da sentença.
Pretende ainda os apelantes que seja alterada de não provado para provado que : «no mercado vinícola o termo ex libris seja comumente usado para referir um produto de excelência»
Socorrem-se:
A- das declarações de parte do R JJA..., que no entanto nada referencia a tal respeito tendo limitado as mesmas neste segmento a que o conceito foi reportado a C... e não a EXLIBRIS e bem assim que a sua produção é sobretudo dirigida aos mercados internacionais, como a China, Canadá, EUA, e outros
B- Do depoimento da testemunha B... enólogo, colaborador da A., que refere a este respeito:
«trabalho há 19 anos no ramo e nunca ouvi a expressão ex libris para catalogar um vinho» mas também referiu que não vende para a China, e bem assim do depoimento da testemunha Bo... que é comercial da autora, não se retira qualquer asserção a favor da tese dos RR, sendo certo que esta ultima a dado passo do seu depoimento disse que chegaram a perguntar-lhe se produziam vinho, (por supostamente terem confundido a marca)
A testemunha M…. nada adiantou de relevante
Por seu turno a testemunha C…, que é o fornecedor da caixa de empacotamento dos vinhos, declarou que nesta os mesmos são sempre identificados pela marca EXLIBRIS C...
A testemunha D…, trabalhou com os RR no marketing da marca, e internacionalização da mesma, tendo confirmado a sua expansão para a China, Hong-Kong, Singapura, e Malásia e bem assim a preparação da mesma para o México, EUA; Polonia e Ex Repúblicas da URSS, que a marca foi escolhida por ser mais facilmente perceptível nesses mercados internacionais.
A testemunha G…, nada referiu de relevante quanto ao consenso sobre a valoração e significado da expressão exlibris nos consumidores.
De todo o exposto, se, que não foi produzida qualquer prova relevante à matéria de facto em reapreciação, porquanto, já que nada foi afirmado nesta matéria
Improcede, por isso, também neste segmento a apelação.
De resto, toda a prova produzida pelos apelantes foi no sentido dos prejuízos que poderão advir para os RR da anulação da marca.
Estes prejuízos não são ponderáveis em sede de decisão quanto ao objecto da demanda que visa tão só apreciar se existe ou não existe imitação da marca para efeitos do disposto no CPI.
Pretendem ainda os apelantes que seja aditado à matéria de facto que: Com a marca EXLIBRIS C... foi produzido um Douro Doc, Tinto 2012; um Douro Doc; Branco 2013; um Douro Doc; Rosé 2013 e também um vinho espumante, todos da região demarcada do Douro
Em face dos documentos juntos aos autos (n°1 a 4° com a contestação) adita-se à matéria de facto um novo ponto (n° 16) com a seguinte formulação: «Com a marca EXLIBRIS C... foi produzido um Douro Doc, Tinto 2012; um Douro Doc; Branco 2013; um Douro Doc; Rosé 2013 todos da região demarcada do Douro
Avancemos para a questão jurídica que n recurso coloca:
Consiste em saber se a marca da marca nacional n.° 4... EXLIBRIS C... (sinal verbal), concedido por despacho de 22.01.2010, destinada a assinalar na classe 33 da Classificação de Nice, vinhos, digestivos (vinhos e licores) e espirituosos constitui imitação da marca nacional n.° 352... EX-LIBRIS (sinal verbal), concedido por despacho de 27.11.2001, destinada a assinalar, na classe 33 da Classificação de Nice, bebidas alcoólicas excepto de cervejas;
Em face da data do registo das marcas em confronto em aplicável aos autos o CPI na versão do Dl 36/2003 de 5.03 com as actualizações sucessivas até à lei 52/2008 de 28.08, doravante apenas CPI.
Posto isto,
É pacifico na jurisprudência e doutrina que «A marca é, basicamente, um sinal distintivo de mercadorias ou produtos, que visa individualizá-los no mercado, perante o consumidor. Pode, ou não, referenciar a empresa de onde provêm as mercadorias ou produtos, mas a sua função essencial, a individualização referida é o objectivo essencial, quer pela chamada de atenção para o produto em si mesmo, quer pela identificação, mesmo que fantasista ou sugestiva, da sua natureza, quer pela ocupação e manutenção de um espaço no seu mercado específico, distinguindo o produto dos que, no mesmo género, com ele concorrem. Ac deste Tribunal de
10.01.2019 in ap 301/17.9YHLSB.L1-8, Relator: ANTÓNIO VALENTE.
Na doutrina, Ferrer Correia, a marca funciona, assim, como um cartão de apresentação do empresário que a usa, como um factor de potenciaçao da sua clientela — Lições de Direito Comercial, pág. 181.
Segundo o artigo 222° do CPI, que sobre a epígrafe Constituição da marca dispõe: A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, bem assim que (..) pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.
Conforme decorre do art° 224° n°1, o direito de propriedade de determinada marca é conferido através do seu registo.
Uma vez registada, a marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor — art° 258°.
A composição das marcas é em princípio livre, embora haja restrições impostas por lei ou pelos princípios da eficácia distintiva da verdade, novidade, independência e licitude - artigos 238° e 239').
O artigo 245° n° 1, sobre o conceito de imitação, preceitua:
1 — A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
Por outro lado há consenso tanto na doutrina como na jurisprudência que o art° 239° n° 1 a) que prescreve as situações de recusa do registo tem aplicação quando se verifiquem cumulativamente os seguinte requisitos:
A) Que a marca registada tenha prioridade.
B) Ambas se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta.
C) Tenham uma tal semelhança gráfica, fonética ou figurativa que induzam em confusão o consumidor, de modo que este não possa distinguir as marcas senão após exame atento ou confronto.
O fim visado é a protecção de marca com registo prioritário e a protecção do consumidor prevenindo a possibilidade deste escolher um produto pela semelhança fonética ou visual, quando na realidade era o outro produto que pretendia adquirir.
Nos autos não há desentendimento quanto à verificação dos dois primeiros requisitos.
O dissenso respeita ao terceiro requisito isto é quanto à susceptibilidade de confusão do
consumidor em razão das semelhanças entre os sinais em confronto.
Por outro lado a marca deve constituir, para o consumidor médio, suficiente individualizador do
produto, serviço ou produtor.
Consumidor médio é o consumidor normalmente informado e razoavelmente atento e advertido cfra TJUE Ac de 22.06.1999 Proc 342/97 ponto n° 26 que opôs a Lloyd Schuhfabrik & Meyer CO Gmbh e a Klijsen Andel BV htpp:/ eur-lex.europa.eu e TRL Ac de 17.09.2009 pr 4780/06.1YXLSB.L1.8 www dgsi.
Na análise da marca e da sua natureza inovadora ou não o juízo comparativo deve ser feito por intuição sintética e não por dissecação analítica, pela semelhança que resulta do conjunto de elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente, já que o confronto das marcas é realizado perante o sinal de um produto e a memória conservada de um outro, sendo a comparação sucessiva e não simultânea. Com a comparação dos sinais sucessiva, é a memória do primeiro, que existe quando aparece o segundo, que implica, nesse momento, o destaque das semelhanças, ao contrário do que sucede quando a comparação é simultânea, havendo entendimento uniforme na jurisprudência a este respeito cfra por todos o Ac deste TRL de 7.03.2019, in dgsi
São dois, portanto, os requisitos que excluem a novidade da marca: um dos quais se reporta aos sinais em confronto e o outro aos produtos ou serviços a que se destinam.
Os produtos a que se destinam as marcas pertencem à mesma classe da classificação de Nice daí que quanto a este requisitos não há dificuldade, pois partilham, potencialmente o mesmo público consumidor, não sendo para aqui relevante o facto de a marca da apelante estar especialmente dirigida para o mercado internacional, já que esta facto não exclui o mercado nacional e por outro lado, o mercado internacional hoje em dia está quase tão próximo quanto o nacional em face dos meios de divulgação existentes, como a internet.
também não afasta esta identidade o facto de serem provenientes de diferentes regiões demarcadas, uma vez que a confusão que a lei pretende evitar, é ampla, abrangendo o produtor. Discortinamos pois a identidade dos produtos.
Já quanto ao requisito da imitação, sabemos que exclui a novidade da marca a situação em que os sinais em confronto são idênticos ou por tal forma semelhantes que possam induzir em erro ou confusão o consumidor pelo que há que aferir se existe semelhança resultante a do conjunto dos elementos que constituem a marca, (o juízo não pondera as diferenças que poderiam resultar dos diversos pormenores considerados isolados e separadamente) sendo também quanto às marcas nominativas, o aspecto a considerar em primeiro lugar seja o da semelhança fonética, uma vez que os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia.
Ora, o elemento prevalente dos sinais em confronto, é fonético e Exlibris é idêntico gráfica, fonética e conceptualmente, comunicando aos ditos sinais, em virtude dessa mesma prevalência, uma forte semelhança gráfica, fonética c conceptual, que o elemento não comum C... não afasta, pois sai secundarizado na memória sucessiva da marca.
Dada a manifesta afinidade, e até identidade, dos produtos assinalados já que todos se situam no ramo das bebidas espirituosas a semelhança entre os sinais, induzirá facilmente os consumidores em erro ou confusão, sem poder distingui-los senão depois de exame atento ou confronto, havendo também o risco de se pensar que provêem da mesma entidade ou que existe uma relação entre estas.
Existe, por conseguinte, imitação de marcas registadas, nos termos do artigo 245° n° 1 do CPI, obstativa do registo recorrido, nos termos do artigo 239°, n° 2, alínea a), do mesmo diploma. Como existe a possibilidade de concorrência desleal, com a possibilidade de se criar confusão entre a empresa, estabelecimento produtor dos produtos da apelada e apelante independentemente da intenção da apelante.
Improcedem corno tal as conclusões do apelante.
Sumário:
Os requisitos previstos no artigo 245° n° 1 do CPI (conceito de imitação ou de usurpação) são cumulativos.
Na análise dos sinais das marcas em confronto deve comparar-se a semelhança que resulta do conjunto de elementos que constituem a marca, e não as diferenças que poderiam oferecer os diversos elementos vistos isolada e separadamente.
pertencendo os produtos ou serviços das marcas em confronto à mesma classe da classificação de Nice, não é relevante o facto de uma das marcas estar especialmente dirigida para o mercado internacional, já que não está afastado o mercado nacional e, por outro lado, o mercado internacional hoje em dia está quase tão próximo quanto o nacional em face dos meios de divulgação existentes, como a internet.
Existe a possibilidade de concorrência desleal, com a possibilidade de se criar confusão entre a empresa, estabelecimento produtor dos produtos da apelada e apelante independentemente da intenção da apelante. (art° 317° e 318 do CPI versão de 2003, actual 316° e 317°)
Segue deliberação:
Improcede a apelação, mantém-se a sentença.
Custas pelos apelantes
Lisboa, 27 de junho de 2019
Isoleta Almeida Costa
Octávia Viegas
Rui da Ponte Gomes